案情简介 1979年8月15日、1986年2月15日、2004年9月7日，株式会社尼康经国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)核准，分别获得第97095号“Nikon”、第243268号“尼康”、第3427916号“Nikon”注册商标专用权，核定使用商品为摄影机、照相机(摄影)等。经多次续展后，上述注册商标均在有效期内。1985年12月18日，株式会社尼康注册成立驻北京代表处。1996年3月起，株式会社尼康先后在广州、上海等地注册成立以“尼康”命名的关联公司，并与上述公司签订了许可其使用“尼康”、“Nikon”注册商标及企业字号的商标许可使用合同。1980至2009年间，株式会社尼康先后在中国各地对其产品作了霓虹灯户外广告宣传，在中央电视台及二十余个省市电视台投放电视广告，在新浪、搜狐、百度、腾讯等网站投放网络广告，在《大众摄影》《西安晚报》等报刊上刊登平面广告，在中国设立产品展厅，参加多种大型展会，举办各种促销活动，宣传“尼康”、“Nikon”产品，在中国赞助各种大型国际体育赛事，推介“尼康”、“Nikon”品牌，其产品销售范围覆盖中国各地。株式会社尼康生产的“尼康”相机在历年中国市场最受用户关注数码相机品牌中始终排名前列，并在中国获得了读者最信赖数码相机品牌奖等多种奖项，在同行业以及消费者群体中均享有极高的声誉。
金华市五星电梯有限公司于2000年3月28日成立，2001年5月28日更名为金华市五星电动车辆有限公司，2004年7月30日更名为浙江金华市五星电动车辆有限公司，2006年6月27日更名为浙江尼康，经营范围为电动自行车制造、销售。浙江尼康在其网站www.省略的页面、登载的照片、店堂装饰图稿等处分别使用了“尼康”、“NICOM”文字，其中网站的“产品介绍”栏目介绍了浙江尼康生产的包括“尼康天王二代”、“尼康金牛”、“尼康小鹰号”、“尼康世纪公主”等以“尼康”命名的产品，产品图像显示浙江尼康生产的电动自行车和电动三轮车车体上使用了“尼康”、“NICOM"’文字。浙江尼康在其经营公司门口、大楼外部、公司车辆的车身上、广告资料上、《尼康报》上使用了“尼康车业”、“尼康电动自行车”、“尼康”字样。
太华市场成立于2006年9月18日，太华电动自行车批发市场门头广告牌载明：中国尼康电动车诚招各地经销商，其中“尼康”、“NICOM"’用显著字体突出表明。朱国平系西安市新城区金尼康电动自行车行的业主。太华市场、朱国平共同销售了“尼康”电动车。
2001年8月27日，金华市五星电动车辆有限公司提出申请注册“尼康及图”商标，2002年12月7日经商标局核准，获得“尼康及图”注册商标专用权，核定使用商品为“类似商品和服务区分表”中第12类“电动车辆、电动滑板车、电动摩托车等”，商标注册证第1977805号。2006年11月29日经商标局核准，金华市五星电动车辆有限公司将上述商标注册人变更为浙江尼康。2007年12月5目，株式会社尼康对第1977805号商标提出撤销申请。2009年5月18日，国家工商行政管理总局商标评审委员会就该商标争议案件作出裁定，依法撤销第1977805号“尼康及图”商标。浙江尼康不服该裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2009年12月29日，北京市第一中级人民法院作出判决：维持国家工商行政管理总局商标评审委员会于2009年5月18日作出的关于第1977805号“尼康及图”商标争议裁定。宣判后，浙江尼康不服上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。2010年12月14日，北京市高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持一审判决。
原告认为，被告在明知“尼康”、“Nikon”商标具有极高驰名度的情况下，擅自在经营活动中商业性使用与“尼康”、“Nikon”商标相同或者近似标识，并生产销售与“尼康”、“Nikon”商标相同或者近似标识的产品，具有明显“搭便车”的故意，足以使相关公众对被告商品和服务的来源产生混淆，引起他人误认为被告与作为“尼康”、“Nikon"’商标权人的原告存在某种联系，构成了对原告“尼康”、“Nikon”商标权的侵害。此外，“尼康”作为原告的企业字号及注册商标，具有很高的知名度，浙江尼康使用“尼康”作为企业字号，足以使相关公众认为被告及其商品和服务与原告存在特定的联系，构成不正当竞争。故诉至法院，请求判令：太华市场、朱国平停止销售侵犯原告“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的电动车产品；浙江尼康停止侵犯原告“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的行为；浙江尼康停止在企业名称中使用“尼康”文字的不正当竞争行为；浙江尼康赔偿原告损失及为制止侵权行为支出的合理费用共计人民币200万元。
因浙江尼康对“Nikon”、“尼康”注册商标为驰名商标不予认可，株式会社尼康当庭提出申请，请求法院依法认定第97095号“Nikon”、第3427916号“Nikon”和第243268号“尼康”商标为驰名商标。
西安市中级人民法院审理后认为：“Nikon”、“尼康”注册商标在照相机上使用的时间历史悠久，相关公众对“Nikon”、“尼康”照相机的知晓程度是众所周知的事实，“Nikon”、“尼康”注册商标已经达到驰名状态。照相机与电动车非相同的商品，二者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均存在明显差异，任何消费者都不会将电动车和照相机这两种商品的用途和功能相互替代。正因如此，“类似商品和服务区分表”将照相机划分在国际分类第9类，电动车划分在国际分类第12类，二者也不属于类似商品。株式会社尼康经过长期使用“尼康”、“Nikon”商标和企业名称，消费者已将“尼康”、“Nikon”与日本株式会社尼康生产的照相机联系在一起。浙江尼康自2000年3月起连续6年都沿用“五星”企业字号，至2006年6月开始使用“尼康”企业字号，并以“NICOM”和“尼康”命名产品，主观上具有明显“搭便车”的故意，客观上借用了株式会社尼康的声誉，可能使消费者对市场主体及其商品来源产生联系，使株式会社尼康的利益可能受到损害。因本案争讼之第97095号“Nikon"、第243268号“尼康”注册商标已在消费者中产生了较高的知名度，故依法认定第97095号“Nikon”和第243268号“尼康”注册商标在照相机产品上已构成驰名商标。至于第3427916号“Nikon”注册商标，因认定上述两个商标为驰名商标后已经足以保护株式会社尼康的合法权益，因而无需再对该商标是否驰名进行认定。浙江尼康使用的“尼康”文字与株式会社尼康注册商标“尼康”相同，使用的“NICOM”英文字母与株式会社尼康注册商标“Nikon”英文字母的组合虽不完全相同，但其读音、含义及各构成要素 的字母组合结构相近似，该使用行为足以使相关公众对其产品的来源产生误认，侵犯了株式会社尼康的注册商标专用权。太华市场、朱国平共同销售了带有株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标的商品，构成对株式会社尼康享有的“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的侵害。2006年6月27日浙江尼康将其企业字号变更为“尼康”时，株式会社尼康在消费者中已经具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉，浙江尼康使用“尼康”作为企业字号具有明显的攀附株式会社尼康商业声誉的主观意图，其在经营中使用“尼康”作为企业字号，足以误导相关公众将浙江尼康及其产品与株式会社尼康发生混淆、误认或建立联系，因此，浙江尼康构成对株式会社尼康的不正当竞争。遂判决：太华市场、朱国平立即停止销售侵犯株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的电动车产品；浙江尼康立即停止侵犯原告株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的行为；浙江尼康立即停止使用“尼康”作为其企业名称中的字号；浙江尼康赔偿株式会社尼康(含为制止侵权行为所支出的合理开支)损失人民币20万元；驳回株式会社尼康其余诉讼请求。
本案宣判后，当事人在上诉期间均未提出上诉，该判决已经生效。
法官评案
1.与驰名商标法律保护相关的法律规范
驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。所谓“相关公众”是购买、使用该商标所标识的商品或者服务的经营者、消费者，或者该商品或者服务的广告的受众。
《巴黎公约》第6条第2款是驰名商标国际保护的基石，该条规定：①本联盟各国承诺，对于有权享受本公约利益者所有的、经注册国或使用国认定为驰名的商标，在相同或类似商品上进行复制、模仿或者翻译所形成的并易于产生混淆的商标，可依职权或利害关系人申请，不予注册或予以撤销，并禁止使用。对于商标的主要部分系复制任何此种驰名商标或者易于产生混淆的模仿，本规定同样适用。②应当自注册之日起至少5年内允许请求撤销此种商标。联盟成员国可以规定提出禁止使用请求的期限。③对于恶意注册或者使用的商标，请求予以撤销或者禁止使用不受时间的限制。该规定不仅保护注册的标识，还保护驰名的标识(未注册标识)，并以导致市场混淆为适用条件。
TRIPs(《与贸易有关的知识产权协议》)第16条第3项规定：《巴黎公约》第6条第2款应当在细节上作必要修改之后，适用于与使用注册商标的商品或服务不类似的商品或者服务，如果该商标在这些商品或者服务上的此种使用，将会表明这些商品或者服务与注册商标所有人之间存在联系，且此种使用可能损害注册商标所有人的利益。该条规定扩张了注册的驰名商标保护范围，给予了跨类别保护，强调了驰名商标声誉的保护。然而不可否认的是，《巴黎公约》与TRIPs均未对“驰名”作出任何界定。
1999年世界知识产权组织(WIPO)通过了《关于驰名商标保护规定的联合决议》，该决议列举了认定驰名商标的诸因素，规定注册和使用不是认定驰名商标的前提条件，也不要求驰名商标必须为一般公众所知晓；驰名商标可用于对抗“与其冲突的商标、营业标识与域名”，将“冲突商标”界定为“以不公平方式淡化”和“利用驰名商标的显著特征”的商标。
我国驰名商标保护的立法实践最早源于《巴黎公约》关于驰名商标保护的规定，后来又受TRIPs的影响。我国1982年颁布的第一部商标法并无保护驰名商标的规定，1996年8月14日国家工商行政管理局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第一次以规章的形式对驰名商标进行保护，并对其含义和认定标准进行了界定。2001年最高人民法院公布《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，此系第一次以司法解释的形式赋予了司法认定驰名商标的法律效力，但仅限于域名纠纷案件和注册商标。之后我国商标法及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》进一步确立了人民法院对驰名商标进行司法保护的审判机制。这就将司法认定驰名商标扩大到了商标纠纷案件中。面对驰名商标司法保护遇热的现象，最高人民法院专门下发了关于驰名商标备案、集中管辖等规定予以规范。2009年4月22日最高人民法院公布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，该解释自2009年5月1日起施行。这些规定构成了我国驰名商标司法保护的法律依据。
2.司法认定驰名商标的法律性质和案件类型
商标驰名与否取决于商标权人对于商标的经营与维护，是一个动态的变化的事实状态。驰名商标司法认定是在个案中为保护驰名商标权利的需要而进行的法律要件事实的认定，属于认定事实的范畴，不构成单独的诉讼请求，因而对于驰名商标的认定仅在裁判理由中予以表述，无需在判决主文中确认。既然是事实认定，那么已被行政机关或人民法院认定的驰名商标是否可以作为证据直接使用，而无需再行认定?回答显然是否字。因为其他已被人民法院认定的事实是稳定的，而是否驰名商标是一个动态变化的过程，不能直接作为证据使用；如果已被认定的驰名商标当事人不提出异议，则人民法院无需再行认定，反之则需重新认定。这从司法认定驰名商标不适用自认原则也可以得到说明。本案中，虽然株式会社尼康争议之注册商标已被国家工商总局认定为驰名商标，但因浙江尼康对其属于驰名商标不予认可，且本次发生争议的时间节点与上次不同，加之商标是否驰名属于变动的事实，因此对本案纠纷发生时争议商标是否驰名人民法院必须在本案中作为案件事实进行认定。
对于认定驰名商标的案件类型，笔者认为应严格依照法律规定进行，不能越界认定。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定，在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。
由此规定可以解读出：一般而言，法院只有在审理涉及请求停止侵害驰名的未注册商标、驰名的注册商标跨类保护，以及有关企业名称与驰名商标冲突的侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中，才可能认定驰名商标。在当事人提出司法认定驰名商标的案件中，对于调解的案件、侵权不成立的案件、不认定驰名商标足以认定侵权成立的案件(包括网络域名与驰名商标冲突)、在相同或类似商品上等均无需对商标是否驰名作出认定。即如果适用其他法律规范能够解 决纠纷和保护原告的合法权益，就无需认定驰名商标。本案中，株式会社尼康作为争讼之“Nikon”、“尼康”注册商标的权利人及“尼康”的企业名称权人，认为浙江尼康在与株式会社尼康的注册商标跨类别的商品上使用了其注册商标，同时浙江尼康使用“尼康”企业字号构成不正当竞争，请求人民法院对争讼之商标是否驰名进行审查认定，符合法律规定的驰名商标认定的案件类型，因此从形式上讲人民法院可以对所涉商标是否驰名作出司法认定。
3.司法认定驰名商标的原则及时间点
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条规定，人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。由此说明，人民法院认定驰名商标，实行被动原则，不依职权直接确认驰名商标，只有在当事人提出请求，并且根据案情需要法院才依照法律规定作出认定。对于驰名商标的认定是主动认定还是按照一定期间报送相关部门统一认定，或是随意认定，在实践中曾经出现过统一报送认定的行政模式。随着司法认定驰名商标的确定，审判实践中对人民法院认定驰名商标遵循的基本原则已经达成共识，法律也给出了明确指引，即司法认定驰名商标遵循的原则是被动认定、个案认定、按需认定。所谓被动认定是一种事后认定，是在侵权行为发生之后，法院应商标注册人的请求和审理案件的需要，对商标是否驰名进行认定，并以此作为保护商标权的前提条件或者事实基础。个案认定是指司法认定驰名商标只能在具体案件中认定，不能离开具体案件认定驰名商标。按需认定是指根据审理案件中认定事实和适用法律的必要性而进行的认定。
应当提出的是原告注册了多个商标并要求法院对其所有的商标都认定为驰名商标的情况。笔者认为，对于原告在同一案件中主张多个商标为驰名商标的情况，如认定其中一个商标为驰名商标即可保护原告权益时，则没有必要对其余商标是否驰名进行认定，因为认定一个驰名商标已足以保护原告的合法权益，如再认定其他商标为驰名商标已无实际意义，认定其中部分商标为驰名商标后，已足以满足原告的请求。具体到本案中，原告在个案中提出认定“Nikon”、“尼康”等3个注册商标为驰名商标，依照按需认定的原则认定部分商标驰名就足以保护原告的合法利益，因此法院对其中一个商标是否驰名未作出认定。即本案的判定完全符合驰名商标被动认定、个案认定、按需认定的原则。
至于认定驰名商标的时间点，从认定驰名商标的目的看，是使驰名商标的所有人以其驰名商标对抗其驰名之后他人以淡化等方式使用商标、商号的行为，如以在后驰名的商标对抗使用在先商标，这一行为就不符合驰名商标保护的本意。在先在后判断标准，有些人曾以起诉之日为时间节点，最高人民法院司法解释明确了我国驰名商标必须以发生争议时的驰名程度为准，即以争议发生之时为认定驰名商标的时间点，而不是以起诉时的驰名程度为准。本案中，浙江尼康自2000年以“五星”为企业字号成立后，于2006年将字号变更为“尼康”，并以“尼康”命名产品，在其网站、电动车车体上突出使用“尼康”、“NICOM”标识，因此本案应以被控侵权行为发生时参照驰名商标认定标准考虑诉争商标是否达到驰名。
4.导致驰名商标淡化的要素
“淡化”是指驰名商标识别和区分商品或者服务能力的减少。有美国学者指出：商标淡化有3个基本要素：①原告商标的驰名，即为绝大多数消费公众广泛知晓；②原告商标具有极大的独特性，绝对多数消费公众将其与唯一来源联系起来；③被告的商标与原告商标构成实质性近似，产生了基本相同的印象。只要该3个要件同时具备，淡化实际上确定无疑。对于淡化是否需要造成实际损害，有两种观点：一种意见认为应对驰名商标造成实际损害；另一种观点则认为不应造成实际损害。根据《兰哈姆法》第43条c项规定：具有固定的或者通过使用取得的显著性的驰名商标的所有人，对于在其商标驰名之后的任何时间，因对该驰名商标的模糊或者贬损而可能导致淡化(is likely tocause dilution)商标或者商号的使用行为，不论是否存在实际的或者可能的混淆，是否存在竞争关系，是否有实际的经济损害，均有权予以禁止。我国商标法第十三条及驰名商标司法解释第九条分别规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。由中美两国的法律规定可以看出，美国对驰名商标的保护是绝对的全类保护，而我国对驰名商标的保护是相对保护，以误导公众、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为条件，这与美国反商标淡化保护的思路是有本质区别的，但二者在是否造成实际损害上则基本一致，即不以实际损害为标准。具体到本案中，2006年6月27日株式会社尼康在照相机上使用的“尼康”注册商标已经在中国境内为消费者广为知晓，此时浙江尼康在其原有企业名称已经具有相当知名度的情况下将企业字号变更为尼康，具有明显攀附株式会社尼康商业声誉的主观意图，足以误导相关公众将浙江尼康及其产品与株式会社尼康发生混淆、误认或建立联系，构成对株式会社尼康在先注册的驰名商标的淡化是不争的事实。
5.驰名商标的跨类保护问题
“跨商品类别的保护”是商标权专有性原则(theprinciple of specialty)的例外，驰名商标跨类保护的范围涉及公平竞争与自由竞争的平衡。我国给予驰名商标跨类保护是在构成“误导”和“损害”的限度内给予的保护，跨类保护既不能过宽地实行全类保护，也不能过窄对可能造成损害的不予保护，应该以适度保护为原则，合理确定驰名商标的保护范围。在加强保护驰名商标的同时，应注意保护驰名商标权利范围的不适当扩张和权利滥用。驰名商标跨类保护范围的大小与其驰名度和显著性成正比，驰名程度越高的商标，其跨类保护的范围越大。
本案中，照相机与电动车非相同的商品，但两者是否属于类似商品呢?电动车简而言之就是以电力为驱动、以电力为能源的交通工具。照相机是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备，是用于摄影的光学器械。二者主要存在以下区别：第一，商品的用途不同。电动车的用途主要是作为交通工具，照相机的用途是记录影像。第二，商品的生产部门不同。电动车的生产企业都是以生产车辆为主，照相机的生产部门是以照相、摄影器材为主的生产企业。第三，商品的销售渠道不同。电动车一般情况下不和其他商品综合销售，都是以专卖店、专营店的方式销售，并 且销售大部分采取集中、市场型的销售模式，这种销售渠道明确告知消费者其店内的主要商品是什么；照相机通常是与摄像机等其他电子产品综合销售，虽然普遍情况下也是以专卖店、专营店的方式来销售，但是一般的消费者都能够区分照相机的销售场所和摩托车的销售场所不同。由此说明，电动车和照相机在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均存在着明显差异，任何消费者或相关公众都能够本质地将电动车和照相机区分开来，也不会将电动车和照相机这两种商品的用途和功能相互替代。二者并不属于商标法规定的类似商品。“尼康”商标在照相机上使用不仅在中国境内有名，而且在世界各国具有知名度，作为普通消费者广为知晓的超级驰名商标，对其应该给予较宽的法律保护是不言而喻的。
6.侵犯驰名商标损害赔偿额的确定
驰名商标实行的是跨类保护，侵权者与商标所有人经营的是不同的商品或者服务，以侵权的获利确定损害赔偿额似乎不尽合理，以商标权人的损失作为计算标准也难以掌握。因此如何正确确定此类案件中的赔偿数额，是审判实践中的难点所在。由于法律对此没有特别规定，法院在确定赔偿数额时一般仍是依照我国商标法第五十六条及相关司法解释的规定酌情确定。需要指出的是，我国法律规定，侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之目起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。实践中，有些法院在确定赔偿数额时，是以合理得调查费用作为赔偿数额，有些法院则不以合理的调查费用为赔偿标准。我们认为，在确定赔偿数额时，仍应具体案件具体处理，参照被控侵权商品或服务与驰名商标的混淆、误认及联系程度，适度合理地确定赔偿标准。
具体到本案中，株式会社尼康请求浙江尼康赔偿损失人民币200万元是根据浙江尼康2005年到2007年的利润计算的，因2005年、2006年、2007年4月29日前株式会社尼康应当知道其权利被侵害，因此侵权赔偿额应当自2009年4月29日起向前推算两年计算，即2007年4月29日至2009年4月29日，而株式会社尼康请求浙江尼康赔偿损失自2005年到2007年计算显然不当。法院考虑到驰名商标实行的是跨类保护，侵权者与商标注册人经营的是不同的商品，以侵权的获利确定损害赔偿额不尽合理，以权利人的损失作为计算标准也难以掌握，同时株式会社尼康也未能提供赔偿损失的充分证据，结合浙江尼康的主观过错程度，经营规模，侵权行为的性质、范围、期间、后果，商标的声誉等因素，综合确定包括株式会社尼康为制止侵权行为的合理开支在内的损失赔偿额。(作者孙海龙系重庆市高级人民法院审判委员会专职委员，姚建军系西安市中级人民法院研究室主任)